5.1. Contratos Especiais – Contrato de "Know-How"

Motivação inerente ao projeto destes encontros:

Os cursos de graduação em Direito devem formar profissionais que revelem, entre outras, as seguintes competências e habilidades:

• interpretação e aplicação do Direito;
• utilização de raciocínio jurídico, de argumentação, de persuasão e de reflexão crítica;
• julgamento e tomada de decisões; e
• domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do Direito.

Fonte: DCN dos cursos de Direito – MEC.

5.1. Contratos Especiais – Contrato de “Know-How”

O Contrato de Know-How não está regrado no Código Civil de 2002 (CC), mas, por sua natureza, apresenta exigências contidas na Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279, de 14 de maio de 1996). Caracteriza-se como contrato atípico, com fundamento no artigo 425 do CC:

“Art. 425. É lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas neste Código.”.

Duro[1] assim caracteriza o contrato de Know-How:

“O contrato de know-how dá-se pela transmissão de tecnologias, dados e conhecimentos que não são de conhecimento público, utilizados em processos produtivos ou na prestação de serviços. Essa transferência pode ser feita a título oneroso ou gratuito, durante tempo determinado, e as informações transmitidas devem ser utilizadas tão somente dentro dos parâmetros estabelecidos no contrato.

Como essa figura jurídica foi trazida de legislações estrangeiras e as obrigações jurídicas envolvidas neste contrato não estão subordinadas a apenas um ordenamento jurídico, há uma dificuldade de conceituação do know-how, existindo controvérsias entre as diversas posições doutrinárias.”

Uma minuta de contrato de Know-How elaborada pela Universidade Federal de Minas Gerais[2] apresenta os seguintes elementos essenciais referentes ao Contrato de Know-How (sem destaques no original):

“• Contrato de Transferência de Tecnologia não patenteada, não patenteável ou de Know-How é o instrumento jurídico que estipula as condições para a aquisição de conhecimentos e de técnicas exclusivas não amparadas por direitos de propriedade industrial, depositados ou concedidos no Brasil, mais comumente designado por KNOW-HOW. O contrato deve compreender o conjunto de informações e dados técnicos que permitam a fabricação dos produtos e/ou processos. Incluem-se também nesta categoria os contratos de licença de uso de programas de computador, software, desde que prevista a abertura do código fonte (art. 11 da Lei nº 9.609/98). Fonte: sítio eletrônico do INPI.

Se qualquer das partes não tiver domicílio no Brasil, deverá constituir procurador domiciliado no Brasil, com poderes de representação judicial e extrajudicial, nos termos do art. 217 da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279, de 14 de maio de 1996.

• Tecnologia: trata-se de um bem imaterial patrimonial; é o conhecimento de um processo (know-how) que se pode utilizar na produção de um bem e que apresenta valor de mercado. (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, vol. 3: contratos e atos unilaterais. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p.709).

A tecnologia envolve conhecimentos técnicos e científicos em seus diferentes campos, os quais são aplicáveis de forma prática a um determinado ramo de atividade para a obtenção de um bem corpóreo. (...) O conceito de tecnologia está diretamente ligado ao saber como (know-how) proceder no campo da produção industrial. (DI BLASI, Gabriel. A Propriedade Industrial. 2ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2005.p.33/34).

• O registro dos contratos de transferência de tecnologia não patenteada, não patenteável ou de Know-How no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) é condição essencial para:

(i) produzir efeitos perante terceiros;
(ii) permitir dedutibilidade fiscal, quando for o caso, para a empresa receptora da tecnologia das importâncias pagas a título de royalties e assistência técnica; e
(iii) legitimar remessas de divisas ao exterior como pagamento pela tecnologia negociada. Para que produza esse último efeito, é, ainda, exigido o registro no Banco Central, nos termos da Resolução nº 3.844/2010.”

Sugestão de leitura.

DURO, Laura Delgado: Aspectos Jurídicos do Contrato de Know-How

RESUMO: “O presente trabalho objetiva analisar os aspectos jurídicos do contrato de know-how. O estudo inicia tratando dos contratos de transferência de tecnologia, trazendo elementos da teoria geral dos contratos, o conceito de tecnologia, e elenca as suas principais modalidades contratuais. Após, parte-se para a análise do contrato de know-how, classificando a sua natureza jurídica e demais características, distinguindo-o das patentes, da prestação de serviços e do segredo industrial, institutos semelhantes de propriedade intelectual. Por fim, foi cotejada a legislação aplicável ao contrato de know-how para a proteção contra a concorrência desleal, especialmente no que tange ao Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (Acordo TRIPS) e à Lei de Propriedade Industrial (Lei n o 9.279/96).”

[1] DURO, Laura Delgado. Aspectos Jurídicos do Contrato de Know-How.

[2] Disponível em UFMG.